» Корисна інформація » Наші публікації » ОХОРОНА ПРАВ НА КОМЕРЦІЙНІ НАЙМЕНУВАННЯ: проблемні питання, порівняльний аналіз, перспективи розвитку

ОХОРОНА ПРАВ НА КОМЕРЦІЙНІ НАЙМЕНУВАННЯ: проблемні питання, порівняльний аналіз, перспективи розвитку

Лемещук Наталія Вадимівна, адвокат, патентний повірений України
Опубліковано: «Вісник одеської адвокатури», 2008, № 3

 

Із набранням чинності Цивільного та Господарського кодексів України у праві інтелектуальної власності з’явився новий об’єкт – «комерційне найменування». Він прийшов на зміну «фірмового найменування», згадуваному у статті 27 Цивільного кодексу Української РСР, яка з даного питання мала відсильний характер до законодавства СРСР. Як відомо, законодавство, яке регулювало б правову охорону фірмових найменувань, так і не було розроблено (очевидно, через непотрібність цього об’єкта в епоху розвиненого соціалізму), тому продовжувало діяти Положення про фірму, затверджене Постановою ЦВК і Раднаркому від 22 червня 1927 року. Це положення проіснувало до недавніх пір і втратило чинність лише 1 січня 2004 року у зв’язку з прийняттям ЦКУ та ГКУ.

Автори нових кодексів замінили термін «фірмове найменування» терміном «комерційне найменування» з принципових міркувань. Вони виходили з того, що суб’єктом права на фірму може бути тільки юридична особа, в той час як суб’єктами права на комерційне найменування можуть бути як юридичні особи, так фізичні особи-підприємці. Однак, як показує час, трьох статей цивільного кодексу (ст.ст. 489-491 ЦКУ), однієї статті господарського кодексу (ст. 159 ГКУ) і попутних згадок в деяких інших законах і міжнародних договорах (ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», ст. 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності) категорично недостатньо для того, щоб цей потрібний і цікавий об’єкт інтелектуальної власності почав по-справжньому «працювати». Недостатньо ні для юридичних осіб, ні для фізосіб-підприємців, ні для правознавців – теоретиків та практиків.

 

У даній статті увазі колег пропонується висвітлення проблемних питань використання права на комерційне найменування в Україні, порівняльний аналіз правової охорони комерційних (фірмових) найменувань у деяких державах ближнього і далекого зарубіжжя, аспекти міжнародно-правової охорони фірмових найменувань, а також перспективи розвитку національного законодавства з даного питання.

 

Перша і основна проблема використання комерційного найменування в Україні пов’язана з тим, що ні у національному законодавстві, ні у Паризькій конвенції про охорону промислової власності 1883 року, яка набрала чинності для нашої держави з 25.12.1991 р. (далі – «Паризька конвенція»), не дається визначення «комерційне (фірмове) найменування». В результаті вже не перший рік серед вчених та практиків ведуться дискусії: чи є комерційне найменування офіційним найменуванням юридичної особи або комерційне найменування – це псевдонім підприємницької діяльності.
Прихильники першої із зазначених позицій стверджують, що комерційне найменування має повністю збігатися з повним найменуванням юридичної особи. У свою чергу, в структурі комерційного найменування вони виділяють так званий «корпус», в якому вказується тип підприємства, його організаційно-правова форма, та допоміжну частину, в якій вказується власне найменування юридичної особи. При уважному розгляді виявляється, що ця точка зору запозичена у російських вчених, які відштовхуються від принципів фірмового найменування, закладених ще в Положенні про фірму: істинність, новизна, розрізняльність, стабільність фірми (див., наприклад, Сергєєв А.П. Право інтелектуальної власності в Російській Федерації. – М .: Проспект, 2003. – С. 574).

 

Їх опоненти розглядають комерційне найменування як своєрідний псевдонім суб’єкта господарювання. На їхню думку, комерційне найменування служить не для індивідуалізації підприємства, а для індивідуалізації бізнесу, який здійснюється в певному місці, з використанням певного цілісного майнового комплексу і для якого характерні певна якість товарів/послуг, культура виробництва/обслуговування, кваліфікований найманий персонал тощо. При цьому «псевдонім», на відміну від найменування юридичної особи, може відчужуватися при продажі цілісного майнового комплексу, який використовується для ведення даної діяльності. Саме ця можливість відчуження комерційного найменування, його переходу до іншого суб’єкта підприємництва і становить, на їхню думку, корінну відмінність між найменуванням юридичної особи та комерційним найменуванням.
Друге проблемне питання цього об’єкта безпосередньо пов’язане з першим і полягає в тому, що законодавством не визначено яке комерційне найменування може мати фізична особа-підприємець: чи повинні це бути тільки власні прізвище та ім’я або підприємець може використовувати у якості комерційного найменування інші позначення, так звані «вигадані назви», наприклад, «Агентство з підбору персоналу «Жанетта», «Салон краси «Ля Роз», «Вулканізація «Скат» і т.д. Норма ст. 159 Господарського кодексу України, яка встановлює, що громадянин-підприємець має право заявити як комерційне найменування своє прізвище або ім’я, на жаль, не дозволяє зробити однозначний висновок з цього приводу. Також, як і норма ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», що передбачає додавання до власного імені якогось відмітного елементу.

 

Наступна проблема: законодавство про найменуваннях юридичних осіб (Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», Вимоги щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу, затверджені Наказом Держкомпідприємництва України 09.06.2004 р № 65) не узгоджено з законодавством про комерційні найменування. Виходячи зі статті 27 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб…», в Україні не може бути двох підприємств або організацій з однаковими найменуваннями, в той час, як ст. 489 ЦКУ визначає, що особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють і реалізують, та послуг, які ними надаються.

 

Список проблемних питань можна продовжувати і далі. Так, не вирішено питання про ведення реєстру комерційних найменувань, існування якого передбачено ст. 159 ГКУ та ст. 489 ЦКУ; не визначено, чи може одна особа мати кілька комерційних найменувань, чи може цей об’єкт надаватися в комерційну концесію. Відсутність чітких дефініцій не дозволяє навіть подумати про можливість успадковувати комерційне найменування фізичної особи-підприємця. Так само, внаслідок слабкої законодавчої регламентації на практиці виникають випадки колізії прав між власниками комерційних найменувань та власниками тотожних або подібних словесних торгових марок, між власниками комерційних найменувань та власниками тотожних або схожих доменних імен.

 

Отже, існує маса дискусійних та практичних питань, які необхідно вирішувати на законодавчому рівні. Але як видно з вищенаведеного, для їх вирішення необхідно розробити принципову позицію і, в першу чергу, визначитися щодо суті комерційного найменування: чи є воно синонімом офіційного найменування суб’єкта підприємництва або комерційне найменування – це псевдонім бізнесу? В даному контексті здається логічним проаналізувати досвід регулювання прав на комерційне (фірмове) найменування в інших країнах, а також ознайомитися з положеннями міжнародних норм. Вивченням цих питань в останні роки займаються фахівці Держдепартаменту інтелектуальної власності, Українського інституту промислової власності, співробітники і аспіранти Інституту держави і права ім. Корецького, інші фахівці.

 

Ось деякі висновки, які можна зробити за результатами вивчення даної проблематики:

1. Існують країни, де щодо фірмових найменувань теорія і практика дотримується принципу «істинності фірми». Юридичним особам забороняється виступати в комерційних відносинах під ім’ям, відмінним від зареєстрованого найменування компанії (зокрема, Російська Федерація, ФРН, Австрія).
Для деяких інших держав характерний принцип «свободи фірми»: поряд з офіційним найменуванням компаній дозволяється використання одного або декількох вигаданих назв: «trade name» – в США, «business name» – в Великобританії, «nom commercial» – у Франції. В якості фірмового найменування може бути вибрано практично будь-яке словесне позначення. За такої умови може бути встановлена вимога щодо розкриття інформації про бізнес, якщо торгівля здійснюється під вигаданим найменуванням. Так, відповідно до Закону Великобританії про бізнес-найменування 1985 р. (Business Names Act), кожна особа, яка використовує бізнес-найменування повинно вказувати, відповідно до свого правового статусу, найменування корпорації або кожного з партнерів, або індивідуальне ім’я особи (підприємця), а також адресу для направлення кореспонденції: в місцях, де здійснюється бізнес та є контакти з покупцями і постачальниками; в діловій кореспонденції; в рахунках на поставку товарів або послуг; в інвойсах або квитанціях; в письмових вимогах про сплату грошових зобов’язань.

 

2. Реєстрація фірмових найменувань має правовстановлююче значення тільки в Китаї. У всіх інших країнах-членах Паризької конвенції право на фірмове найменування виникає внаслідок його використання, як це і передбачено Паризькою конвенцією. Разом з тим, в 63 із 72 вивчених країн поряд з торговими реєстрами компаній ведуться реєстри фірмових найменувань. Ці функції покладені на органи, що здійснюють реєстрацію компаній або на патентні відомства.

 

3. На відміну від фірмового найменування, яке вважається об’єктом інтелектуальної власності, право на найменування компаній розглядають або як особисте немайнове право (в країнах романо-германської системи права) або як право власності компанії (в країнах англо-американської системи права). Право на найменування компанії виникає при підписанні установчих документів та реєстрації компанії. Компанія з відповідним найменуванням має право на захист проти використання ідентичного або схожого найменування третьою особою. Це можливо за умови використання найменування в комерційній діяльності.

 

4. У всіх країнах фізична особа, яка займається бізнесом, є суб’єктом права на фірмове найменування (полеміка на цю тему ведеться тільки в Росії). Більш того, в деяких країнах (навіть в тих, які дотримуються принципу істинності фірми, як, наприклад, ФРН) індивідуальний підприємець може мати кілька фірмових найменувань, якщо він здійснює бізнес через кілька належних йому підприємств.

 

5. У Модельному законі для країн, що розвиваються, про торгові марки, фірмові найменування і акти недобросовісної конкуренції, прийнятому в 1967 р. Об’єднаним міжнародним бюро із захисту інтелектуальної власності (надалі реорганізовано до Всесвітньої організації інтелектуальної власності), фірмове найменування визначається як найменування або позначення, яке ідентифікує підприємство юридичної або фізичної особи. У коментарі до Модельного закону зазначено, що до складу фірмового найменування може входити ім’я власника, його псевдонім, якесь вигадане ім’я, опис підприємства або будь-яке інше позначення. Цей закон допускає, що підприємець може використовувати більше, ніж одне фірмове найменування, наприклад, повне найменування та його скорочення, або спеціальне найменування для частини підприємства.
Всі найменування в разі їх незалежного використання повинні охоронятися законом рівною мірою. У коментарі також зазначається, що підприємства можуть мати тотожні назви за умови, якщо це не буде вводити в оману публіку, наприклад, в разі достатньої віддаленості один від одного, коли вони знаходяться в різних частинах країни і кожне з них відомо локально.

 

6. Згідно із Картахенською угодою 1993 року, – міжнародною регіональною угодою між країнами Латинської Америки (Болівією, Колумбією, Еквадором, Перу і Венесуелою), фірмове найменування – це будь-яке позначення, яке ідентифікує економічну діяльність, підприємство або торговельний заклад. Фірмове найменування може складатися з корпоративного зазначення підприємства (закладу), його ділової назви чи іншого позначення, внесеного до реєстру торговців або торгових підприємств. Визначається, що підприємство (заклад) може володіти більш, ніж одним фірмовим найменуванням. Виключне право на фірмове найменування набувається з моменту першого використання і припиняється, коли таке використання припиняється або коли припиняється діяльність підприємства (закладу). Відповідно до внутрішнього законодавства країн-учасниць угоди, власник фірмового найменування може зареєструвати (задепонувати) його в патентному відомстві. Така реєстрація (депонування) є деклараційною за своїм характером.

 

Наведений порівняльний аналіз ще раз підтверджує той факт, що законодавство України в частині охорони фірмових найменувань врегульовано дуже слабо і потребує докорінних змін. При цьому можна піти двома шляхами: 1) визначити, що комерційне найменування = найменуванню юридичної особи, тобто вибрати шлях, яким пішли країни континентальної Європи, які дотримуються принципу «істинності фірми»; 2) визначити, що найменування юридичної особи – це особисте немайнове право, а комерційне найменування – це те ім’я, під яким здійснюється підприємницька діяльність, тобто майнове право інтелектуальної власності; таким шляхом пішли країни, які дотримуються принципу «свободи фірми». Аналогічним чином слід визначити і вимоги до комерційного найменування фізичної особи-підприємця – закріпити обов’язок підприємця використовувати тільки свої ім’я та прізвище або передбачити можливість вибору інших словесних позначень в якості комерційних найменувань.

 

Звичайно, другий шлях здається більш складним, але, на глибоке переконання автора даної статті, він буде повністю відповідати дійсності і максимально захищати права суб’єктів підприємництва. «Готель «Континенталь», «Ресторан «Естерліта», «Рекрутингова компанія «Департамент ресурсів», «Студія веб-дизайну «Доміно», «Туристичне агентство «Вітер мандрів» – ці та тисячі інших яскравих і цікавих назв не збігаються з офіційним найменуванням зареєстрованої юридичної особи або взагалі здійснюють свою діяльність через фізосіб-підприємців. Проте, вони відомі на ринку, мають сформовану клієнтуру і ділову репутацію, тобто саме ці назви, а зовсім не прізвища підприємців, є об’єктами права інтелектуальної власності. Крім того, не можна забувати, що навіть в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці існує багато однофамільців, не кажучи вже про всю країну, тому комерційне найменування «СПД Іванов» не тільки не індивідуалізує підприємця, а й порушує вимогу закону про неприпустимість введення в обман споживачів.

 

Реалізація моделі, що базується на принципі «свободи фірми», на думку автора статті, неможлива без ведення реєстру комерційних найменувань, який, щоб уникнути порушення ст. 8 Паризької конвенції, не повинен носити обов’язковий, правовстановлюючий характер. Таку реєстрацію умовно можна порівняти з реєстрацією прав на об’єкти авторського права: право автора на твір виникає внаслідок його створення, виконання будь-яких спеціальних формальностей не вимагається, проте для підтвердження авторства можна в будь-який час здійснити державну реєстрацію. Це зручно, тому що з’являється документ (свідоцтво), що спрощує процедуру розпорядження майновими правами автора, оформлення спадщини і полегшує тягар доведення прав авторства в разі виникнення судового спору.

 

Ведення реєстру комерційних найменувань можна покласти на органи, що здійснюють державну реєстрацію суб’єктів підприємництва, проте видається більш логічним, щоб цим займалося патентне відомство. Для зазначення предмета діяльності можна використовувати існуючі класифікатори – КВЕД або Міжнародну класифікацію товарів і послуг, яка застосовується при реєстрації торгових марок. Плата за внесення до реєстру повинна залежати від вимог суб’єкта господарювання та від виду його діяльності: використання комерційного найменування в межах однієї області (локальне використання) має коштувати дешевше, ніж використання комерційного найменування в масштабах України.

 

При всій первісній складності, такий реєстр буде мати велику кількість позитивних моментів:

а) дозволить уникнути появи на одній адміністративній території суб’єктів підприємництва з однаковими комерційними найменуваннями, здатними ввести в оману споживачів;

б) полегшить вибір найменувань і комерційних найменувань для нових суб’єктів господарювання (до речі, більше 60-ти країн мають реєстри фірмових найменувань в режимі он-лайн з оплатним доступом);

в) допоможе проводити перевірку новизни заявлених на реєстрацію торговельних марок, які, відповідно до ст. 6 Закону України «Про знаки для товарів і послуг», не повинні бути тотожними або схожими із вже існуючими комерційними найменуваннями інших осіб щодо споріднених товарів і послуг;

г) полегшить доведення факту використання комерційного найменування для фізичних осіб-підприємців, якщо це найменування не збігається з їх власним ім’ям, і для юридичних осіб, у яких комерційне найменування не збігається з офіційно зареєстрованим найменуванням;

ґ) полегшить доведення пріоритету у використанні комерційного найменування;

д) дозволить оформити спадщину на цей об’єкт у разі смерті фізичної особи-підприємця (якщо законодавець вирішить, що фірмовою назвою товару може бути і вигадане назва) і зафіксувати факт відчуження комерційного найменування або його надання в комерційну концесію (якщо законодавець дозволить надавати цей об’єкт в комерційну концесію, що можливо тільки в концепції «свободи фірми»).

 

Таким чином, ведення реєстру наповнить життям цей досить слабкий наразі об’єкт і дозволить йому зайняти гідне місце поряд з іншим засобом індивідуалізації бізнесу – торговельною маркою. Це дуже важливо, враховуючи курс України на вступ до Євросоюзу: в європейських державах фірмовим найменуванням приділяється не менше уваги, ніж торговим маркам, а в скандинавських країнах (Данії, Фінляндії, Норвегії, Швеції) фірмові найменування мають навіть більш сильну охорону, ніж торговельні марки.

 

А поки немає реєстру, і діють тільки три статті ЦК і одна стаття ГК, можна запропонувати юридичним особам вказувати своє комерційне найменування (повне/скорочене) в статуті, відразу ж після вказівки повного і скороченого офіційного найменування, а фізособам-підприємцям – обов’язково вказувати назву свого об’єкта в обліковій картці об’єкта торгівлі та сфери послуг, яка заповнюється в виконавчих органах місцевого самоврядування для отримання дозволу на їх розміщення, а також намагатися переконати співробітників податкової інспекції дописати комерційне найменування (ресторан, магазин, агентство, салон, Інтернет-кафе і т. д.) в книгу обліку доходів і витрат, в свідоцтво про сплату єдиного податку, в торговий патент, – щоб були офіційні документи, які підтверджують використання комерційного найменування. Або реєструвати комерційне найменування в якості торгової марки, в чому автор статті із задоволенням допоможе.