Автор: Наталя Лемещук, адвокат, патентна повірена України, міжнародний адвокат Словацької Республіки, голова Комітету з інтелектуальної власності Ради адвокатів Одеської області
Опубліковано: Вісник Одеської адвокатури, 2025, № 3–4.
Гармонізація національного законодавства України з правом ЄС є ключовою передумовою інтеграції нашої держави у спільний правовий простір Європейського Союзу. Серед різних напрямів особливе значення має сфера інтелектуальної власності, яка потребує масштабної трансформації для приведення у відповідність до європейських стандартів.
Першим важливим кроком у цьому напрямку стало підписання у 2014 році Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (далі – «Угода про асоціацію»), яка містить Главу 9, що охоплює майже сто статей (ст.ст. 157-252) і покладає на Україну значні зобов’язання у сфері інтелектуальної власності як на сторону асоціації з ЄС. У відповідності до Угоди про асоціацію, у 2019–2020 рр. набули чинності комплексні зміни у законодавчому регулюванні цієї галузі, зокрема, було прийнято наступні Закони України: «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності» (№ 703-IX від 16.06.2020 р.), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів» (№ 111-IX від 19.09.2019 р.), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень» (№ 123-IX від 20.09.2019 р.), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» (№ 815-IX від 21.07.2020 р.), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства» (№ 816-IX від 21.07.2020 р.).
Реформування системи правової охорони інтелектуальної власності тривало й у 2022–2023 рр., зокрема, було прийнято в новій редакції Закон України «Про авторське право і суміжні права» (№ 2811-IX від 01.12.2022 р.) та Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності» (№ 2974-IX від 20.03.2023 р.).
Значна частина положень наведених змін спрямована на гармонізацію законодавства України з правом Європейського Союзу. Однією з ключових новацій стало запровадження можливості визнання недійсними прав на запатентований винахід чи корисну модель, а також на зареєстрований промисловий зразок у позасудовому порядку – шляхом подання відповідної заяви до Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності. У правових системах англо-американської традиції подібна адміністративна процедура відома під назвою post–grant opposition; цей термін поширено використовується також серед європейських фахівців [1, 2].
Водночас, поряд із оспорюванням уже виданого патенту, у низці юрисдикцій існує й процедура pre–grant opposition, яка надає будь-якій зацікавленій особі право подати заперечення проти видачі патенту після публікації заявки. Завдяки цьому забезпечується публічний та фаховий контроль новизни й винахідницького рівня заявленого технічного рішення, що, у свою чергу, підвищує загальну якість патентів та зменшує ризик майбутніх судових спорів [3]. Введення можливості подання мотивованого заперечення проти заявки на винахід також стало важливою новелою українського законодавства, позитивно оціненою фахівцями у сфері інтелектуальної власності, оскільки подане заперечення може містити додаткову, раніше невідому патентному відомству інформацію щодо невідповідності заявленого винаходу умовам патентоздатності [4].
Повертаючись до інституту post–grant opposition, слід окреслити правові норми, що закріпили цю процедуру у національному законодавстві України. Так, відповідно до п. 1 ст. 33-1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (у редакції Закону № 816-IX від 21.07.2020 р.; далі – Закон про винаходи), будь-яка особа має право звернутися до Апеляційної палати із обґрунтованою заявою про визнання прав на винахід чи корисну модель недійсними повністю або частково, якщо об’єкт не відповідає умовам патентоздатності. Аналогічний підхід закріплений і в п. 1 ст. 25-1 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» (у редакції Закону № 815-IX від 21.07.2020 р.; далі – Закон про промислові зразки), де передбачено можливість подання обґрунтованої заяви щодо визнання прав на промисловий зразок недійсними у разі невідповідності його умовам надання правової охорони.
Згідно з Регламентом Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності (далі – «НОІВ»), затвердженим наказом Міністерства економіки України від 23.11.2023 р. № 17768, заява про визнання прав на об’єкти інтелектуальної власності недійсними (повністю або частково), подана до Апеляційної палати, дефінується як апеляційна заява. Саме цим терміном послуговуватимемося у подальшому.
Строки подання апеляційної заяви різняться залежно від об’єкта: щодо винаходу вона може бути подана протягом дев’яти місяців від дати публікації відомостей про його державну реєстрацію (п. 2 ст. 33-1 Закону про винаходи), тоді як для корисної моделі та промислового зразка – протягом усього строку чинності майнових прав на вказані об’єкти, а також після припинення дії останніх (п. 3 ст. 33-1 Закону про винаходи; п. 2 ст. 25-1 Закону про промислові зразки).
Що стосується строків розгляду, то апеляційні заяви щодо винаходів і корисних моделей розглядаються Апеляційною палатою протягом чотирьох місяців, а щодо промислових зразків – протягом трьох місяців із дати їх надходження, за умови сплати відповідного збору; для апеляційних заяв щодо винаходів та корисних моделей передбачена можливість продовження строку їх розгляду на два місяці за ініціативою однієї зі сторін (заявника або власника патенту) та за умови сплати додаткового збору (п. 9 ст. 33-1 Закону про винаходи; п. 7 ст. 25-1 Закону про промислові зразки).
Рішення Апеляційної палати набирає чинності з моменту його затвердження наказом НОІВ і підлягає офіційному опублікуванню в бюлетені «Промислова власність». Водночас сторони зберігають право на його судове оскарження протягом двох місяців із дати одержання (п. 11 ст. 33-1 Закону про винаходи; п. 9 ст. 25-1 Закону про промислові зразки).
Експертне середовище загалом позитивно оцінює запроваджені механізми, в тому числі враховуючи можливість подання документів до Апеляційної палати через електронний кабінет, спрощення процедур та скорочення строків ухвалення рішень. На думку фахівців, усе це має сприяти оперативному та ефективному розгляду апеляційних заяв [5]. А для заявників безсумнівною перевагою є те, що справи про визнання прав на об’єкти інтелектуальної власності недійсними розглядаються колегією Апеляційної палати, до складу якої входять фахівці з багаторічним практичним досвідом у сфері інтелектуальної власності. Зокрема, від голови та заступників Апеляційної палати вимагається щонайменше десять років професійної діяльності, а від інших членів колегії – не менше п’яти років одночасно із наявністю спеціалізованої освіти у сфері інтелектуальної власності (п. 1 гл. 2 розд. 1 Регламенту). Це усуває обов’язкову необхідність проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності, адже у межах апеляційної процедури спеціальні знання інтегровані безпосередньо в діяльність колегії. Натомість, під час судового розгляду позовів про визнання недійсними прав на об’єкти інтелектуальної власності майже завжди необхідні спеціальні знання та отримання висновку судової експертизи як ключового засобу доказування. Як слушно зауважує Романюк Ю.В., «…на сьогодні розгляд ІР-спорів переобтяжений великою кількістю висновків судових експертів та судових експертиз, які складаються з одного й того самого питання та ґрунтуються на одних і тих самих доказах, але при цьому є діаметрально протилежними» [6].
Отже, у цьому контексті можливість подання апеляційної заяви в рамках адміністративного розгляду, який здійснюється колегіальним складом фахівців у сфері інтелектуальної власності у визначені законом терміни, постає значно привабливішою альтернативою порівняно з поданням позовної заяви про визнання недійсними прав на об’єкт інтелектуальної власності до суду, що буде супроводжуватись призначенням судової експертизи (або кількох експертиз). З погляду заявників, такий адміністративно-процедурний механізм не лише забезпечує оперативність та фаховість розгляду, але й мінімізує ризики затягування процесу та суперечливості експертних висновків. Водночас Регламент прямо не виключає можливості подання висновку експерта, якщо сторона вважатиме за доцільне його долучити (п.п. 1, 11 гл. 7 розд. 1 Регламенту), що, у свою чергу, зберігає необхідний рівень гнучкості доказового процесу у межах розгляду справи Апеляційною палатою.
Разом з тим, зміни до спеціального законодавства, якими передбачено можливість визнання недійсними прав на об’єкти інтелектуальної власності Апеляційною палатою, не були узгоджені з іншими нормативно-правовими актами України, зокрема з цивільним та господарським процесуальним законодавством. Унаслідок цього відповідач у судових справах про припинення порушення прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель чи промисловий зразок фактично позбавлений можливості скористатися зазначеною процедурою та змушений, як і раніше, захищати свої права шляхом подання зустрічного позову про визнання недійсними прав на відповідний об’єкт саме в судовому порядку. Подальший виклад присвячено детальнішому аналізу цієї проблеми, з якою зіткнулася авторка статті та її клієнт.
До місцевого господарського суду фізичною особою-підприємцем (позивачем) було подано позовну заяву про припинення порушення прав інтелектуальної власності на зареєстрований промисловий зразок та відшкодування збитків. Після вивчення матеріалів позовної заяви та збору доказів, стороною відповідача було з’ясовано, що зареєстрований промисловий зразок не відповідає встановленим законом вимогам охороноздатності, що може бути підставою для визнання прав на них недійсними. З різних причин було вирішено звертатись із відповідною заявою до Апеляційної палати.
Після подання апеляційної заяви до Апеляційної палати НОІВ, до суду було також подано клопотання про зупинення провадження у справі на час розгляду апеляційної заяви відповідача про визнання прав позивача на промисловий зразок недійсними, яке містило, зокрема, наступне обґрунтування:
- Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 227 Господарського процесуального кодексу України, суд зобов’язаний зупинити провадження у справі у випадках об’єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, – до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі. З вказаної норми вбачається, що суд має зупинити провадження у разі, якщо: а) об’єктивно неможливо розглядати справу до вирішення іншої справи; б) інша справа розглядається в іншому суді або в порядку конституційного провадження. Проте, в даному випадку, вказана норма статті 227 ГПК є загальною, в той час як норма статті 25-1 Закону про промислові зразки, яка дозволяє визнавати недійсними права інтелектуальної власності в позасудовому порядку – є спеціальною нормою і саме нею, відповідно до правила «Lex specialis derogat generali» («Спеціальний закон скасовує загальний»), має керуватися суд при розгляді питання про зупинення провадження у справі;
- Як зазначено в пп.1 рішення Другого Сенату Конституційного Суду України № 5-р(II)/2020 від 18 червня 2020 року, однією із засад українського конституційного ладу є «верховенство права» (правовладдя), що його виражено через формулу: «В Україні визнається і діє принцип верховенства права» (частина перша статті 8 Конституції України). «Верховенство права» (правовладдя) як невідокремний елемент системи цінностей, що їх покладено в основу сучасного європейського правопорядку, належить до тріади принципів спільної спадщини європейських народів поряд із такими її складниками, як правдива демократія й людські права. Принцип верховенства права (правовладдя) вимагає суддівської дії у ситуаціях, коли співіснують суперечливі норми одного ієрархічного рівня. У таких ситуаціях до судів різних видів юрисдикції висунуто вимогу застосовувати класичні для юридичної практики формули (принципи), в тому числі, принцип «закон спеціальний має перевагу над загальним». Якщо суд не застосовує цих формул (принципів) за обставин, що вимагають від нього їх застосування, то принцип верховенства права (правовладдя) втрачає свою дієвість. В даному випадку спеціальною нормою, яка внесена в законодавство України в рамках реалізації європейського курсу України, є норма статті 25-1 Закона про промислові зразки;
- Юридична спільнота неодноразово наголошувала, що принцип «закон спеціальний має перевагу над загальним» підлягає застосуванню як до норм матеріального, так і процесуального права. Наприклад, у співвідношенні положень Господарського процесуального кодексу України та Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», норми останнього виступають спеціальними. В конкретній описаній справі, недотримання судом принципу Lex specialis derogat generali призвело до затягування її розгляду та, як наслідок, до непогашення вимог кредиторів. Ігнорування принципів, що вже міцно утвердилися в юриспруденції, є недоцільним і тягне за собою негативні наслідки [7];
- Відповідно до ч. 2 ст. 3, ч. 2 ст. 11 Господарського процесуального кодексу України, якщо міжнародним договором України встановлено інші правила судочинства, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, іншими законами України, застосовуються правила міжнародного договору. Суд розглядає справи відповідно до Конституції України, законів України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
- Угода про асоціацію є міжнародним договором України. Відповідно до статті 417 Угоди про асоціацію, Україна поступово наближає своє законодавство до acquis ЄС відповідно до Додатка XXXІХ до цієї Угоди, при цьому уникаючи створення бар’єрів у торгівлі. Як зазначено в п. b) ст. 157, ч. 1 ст. 213 Угоди, однією з цілей глави 9 «Інтелектуальна власність» є досягнення належного та ефективного рівня охорони і захисту прав інтелектуальної власності. Україна та Сторона ЕС повинні забезпечити охорону незалежно створених промислових зразків, які є новими і мають індивідуальний характер. При цьому, згідно зі ст. 230 Угоди, обидві Сторони підтверджують свої зобов’язання згідно з Угодою ТРІПС, зокрема її Частини ІІІ, та мають забезпечити подальші додаткові заходи, процедури та засоби захисту, необхідні для забезпечення дотримання охорони прав інтелектуальної власності. Ці заходи, процедури та засоби захисту мають бути добросовісними та справедливими, та не повинні бути надмірно складними чи дорогими або спричиняти необґрунтовані строки чи невиправдані затримки. До таких додаткових заходів, процедур та засобів захисту відносяться, в тому числі адміністративні процедури;
- Відповідно до ст. 55 (1), ст. 106 Регламенту Ради (ЄС) № 6/2002 від 12 грудня 2001 року про промислові зразки Співтовариства, рішення експертів, Адміністрації торговельних марок і промислових зразків та юридичного відділу і відділів недійсності можуть бути оскаржені. Таке оскарження має призупиняльну силу; Апеляційні палати, створені цим Регламентом, відповідають за прийняття рішень щодо апеляцій на рішення експертів, відділів недійсності та відділів адміністрації торговельних марок і промислових зразків та юридичного відділу стосовно їхніх рішень, що стосуються промислових зразків Співтовариства. Таким чином, процедура визнання промислових зразків недійсними в адміністративному порядку, була імплементована до законодавства України відповідно до зобов’язань України щодо наближення законодавства нашої країни до законодавства Європейського Союзу. Така процедура у професійному середовищі називається «post-grant opposition» і, у разі визнання прав на промисловий зразок недійсними, тягне за собою ті самі наслідки, що й визнання промислового зразка недійсним у судовому порядку: права на промисловий зразок, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати його державної реєстрації.
Розглянувши клопотання про зупинення провадження у справі, суд відмовив у його задоволенні з огляду на відсутність передбачених ст. 227–228 ГПК України підстав. Суд не вважає норму ст. 25¹ Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» спеціальною у даному випадку. Водночас суд звернув увагу представників сторін, що строк розгляду заяви Апеляційною палатою не є надмірним, і вже у разі оскарження такого рішення в судовому порядку, за певних обставин, це може стати підставою для зупинення провадження у справі.
Аналіз наведеної ситуації дозволяє зробити висновок, що в нашому законодавстві існує прогалина у врегулюванні співвідношення судового та адміністративного порядків визнання недійсними прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки. Цивільний процесуальний кодекс України (п. 6 ч. 1 ст. 251 ЦПК) та Господарський процесуальний кодекс України (п. 5 ч. 1 ст. 227 ГПК) встановлюють обов’язок суду зупинити розгляд справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства. Водночас спеціальна норма – стаття 25¹ Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» – закріплює адміністративну процедуру визнання прав недійсними у межах Апеляційної палати НОІВ, яка за своїми правовими наслідками (визнання прав недійсними) є аналогічною судовому порядку.
Однак чинні ЦПК та ГПК прямо не передбачають можливості зупинення провадження у зв’язку з розглядом справи в адміністративному порядку. Судова практика при цьому не визнає норму статті 25¹ Закону про промислові зразки спеціальною щодо положень процесуального законодавства, хоча за загальновизнаним принципом lex specialis derogat generali вона повинна була б мати пріоритет. Така ситуація породжує колізію між загальними процесуальними нормами та спеціальним законодавчим регулюванням, що ускладнює належну імплементацію європейських стандартів захисту прав інтелектуальної власності. У результаті адміністративна процедура, запроваджена для гармонізації з правом ЄС, не має достатнього процесуального зв’язку із судовим провадженням в Україні.
Уявляється, що належним вирішенням окресленої ситуації могло б стати доповнення статей ЦПК та ГПК України положенням про можливість зупинення провадження у справах у зв’язку з розглядом Апеляційною палатою НОІВ заяв про визнання прав інтелектуальної власності недійсними. Така зміна усунула б прогалину в законодавстві та забезпечила б узгодженість із принципом «об’єктивної неможливості розгляду справи до вирішення іншої справи», закріпленим у чинному процесуальному законодавстві.
Перелік використаних джерел:
[1] Carrier, M. A. Post-Grant Opposition: A Proposal and a Comparison to the America Invents Act. UC Davis Law Review. – 2011. – Vol. 45. – P. 103–144.
[2] Nagler, M., & Sorg, S. The disciplinary effect of post-grant review – Causal evidence from European patent opposition // Research Policy. – 2020. – Vol. 49, № 3. – Art. 103947 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048733319302331
[3] Ali F., Feroz. Open Prosecution: Towards Ex Ante Validation of Patents. – 27.03.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ssrn.com/abstract=2755189
[4] Тарасенко, Л. Реформа патентного законодавства (2020): основні новації щодо винаходів (корисних моделей) // Вісник Львівського університету. – 2021. – Випуск 73. – С. 67–76.
[5] ІР практика: представники ІР офісу висвітлили актуальні питання правової охорони інтелектуальної власності на форумі НАПА. – 08.10.2024 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://nipo.gov.ua/forum-napa-2024/
[6] Романюк, Ю. Як працює судова експертиза у спорах щодо інтелектуальної власності? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://nipo.gov.ua/wp-content/uploads/2025/06/Sudova_ekspertyza_ip_spory.pdf
[7] Капацин, А. Судочинство: Скасуванню підлягає. – Український юрист. – № 09. – вересень 2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://jurist.ua/?article/491