Автор: Наталя Лемещук, адвокат, патентна повірена України, міжнародний адвокат Словацької Республіки, голова Комітету з інтелектуальної власності Ради адвокатів Одеської області
Опубліковано: Вісник Одеської адвокатури, 2024 р., № 4.
Ратифікувавши у 1997 році Європейську конвенцію з прав людини, Україна зобов’язалася виконувати її положення та відповідати перед Європейським судом з прав людини за порушення прав, гарантованих Конвенцією. Крім того, абзац п’ятий преамбули Конституції України проголошує незворотність європейського та євроатлантичного курсу України, а стаття 8 Конституції встановлює принцип верховенства права.
Отже, як країна, яка прагне інтеграції з Європейським Союзом, Україна повинна дотримуватися європейських стандартів у сфері прав людини.
У доповіді про верховенство права, схваленій на 86-му пленарному засіданні Венеційської комісії (Венеція, 25–26 березня 2011 р.), зазначається, що поняття «верховенство права» (Rule of Law), поряд із демократією та правами людини, є однією з трьох основних опор Ради Європи, яке закріплене в преамбулі Європейської конвенції з прав людини (п. 1 доповіді). Концепція верховенства права використовується в Європейському Союзі для охоплення ряду значень, включаючи формальні поняття, такі як панування права (supremacy of law), змістовні поняття, такі як повага до основних прав, і специфічні поняття для права Європейського Союзу, такі як справедливе застосування закону, ефективне використання прав Союзу, захист правомірних очікувань (protection of the legitimate expectation), а також боротьба з корупцією у зовнішніх відносинах (п. 28 доповіді) [1].
У доповіді «Контрольний список верховенства права» (The Rule of Law Checklist), схваленій на 106-му пленарному засіданні Венеційської комісії (Венеція, 11–12 березня 2016 р.), зазначено, що принцип законних очікувань є складовою загального принципу правової визначеності (legal certainty) у праві Європейського Союзу, що випливає з національних законів. Він відображає ідею про те, що державні органи повинні не лише дотримуватися закону, але й виконувати свої обіцянки та викликані очікування. Відповідно до цього принципу, ті, хто діє добросовісно на підставі закону, як він є (on the basis of law as it is), не повинні бути розчаровані у своїх правомірних очікуваннях. Однак у виняткових випадках нові ситуації можуть виправдати законодавчі зміни, що суперечать законним очікуванням. Ця концепція застосовується не лише до законодавства, але й до індивідуальних рішень органів державної влади (п. 62 доповіді) [2].
Принцип захисту легітимних (правомірних, законних, виправданих) очікувань розглядався в працях В. Завгородньої, О. Беляневича, Я. Берназюка та інших учених, проте ще ніколи не отримував висвітлення у контексті адміністративних процедур, спрямованих на охорону прав інтелектуальної власності. Це свідчить про необхідність подальших досліджень, зокрема, для визначення того, як цей принцип може бути застосований для захисту прав заявників у адміністративному процесі набуття прав на об’єкти інтелектуальної (промислової) власності.
З огляду на це, автором було вирішено дослідити розвиток концепції легітимних очікувань у різних правових системах, зробити огляд застосування цього принципу в рішеннях Європейського суду з прав людини (далі – «ЄСПЛ») та провести аналіз певної категорії попередніх висновків експертизи, які приймаються Національним органом інтелектуальної власності щодо дотримання цього принципу.
Концепція правомірних очікувань виникла у другій половині XX століття та використовується в різних правових системах. У країнах загального права (Common Law) ця концепція склалася в доктрину легітимних очікувань, яка бере свій початок із судових рішень в англійському адміністративному праві. Вперше її сформулював суддя лорд Деннінг у 1969 році в справі Schmidt & Anor v. Secretary of State for Home Affairs [3, с. 595], і згодом вона застосовувалася в інших справах для обґрунтування контролю над здійсненням дискреційних повноважень державного органу. Наприклад, у справі Coughlan v. Minister of Health (2001) апеляційний суд зазначив, що якщо державний орган створює у громадянина обґрунтовані очікування щодо надання послуг або прав, то він не може надалі довільно змінити свої зобов’язання [4]. На сьогодні в країнах англо-американської системи права та в державах, де Common Law була покладена в основу правової системи (змішані системи, наприклад, Індія), вже сформувалася власна судова практика щодо доктрини Legitimate Expectations. Вона застосовується у випадках, коли особа, яка приймає адміністративні рішення, робить заяву про дотримання певного процесу або якщо на підставі минулої практики цієї особи чи органу можна очікувати передбачуваного результату [див., наприклад, 5, 6].
У країнах континентальної Європи концепція правомірних очікувань почала розвиватися ще раніше та поступово сформувалася в принцип легітимних очікувань (principle of legitimate expectations), який широко застосовується для регулювання взаємовідносин між органами державного управління та окремими особами. Так, у 1956 році Вищий адміністративний суд Берліна застосував поняття «захист довіри» (Vertrauensschutz), зробивши висновок про те, що орган державної влади був зобов’язаний задовольнити заяву про призначення соціальної допомоги, навіть якщо сама заява згодом була визнана незаконною [7, с. 4]. Згодом у Німеччині цей принцип був включений до Закону про адміністративну процедуру (Verwaltungsverfahrensgesetz). У § 48 (2) цього закону встановлено, що деякі незаконні адміністративні акти, які надають одноразову чи постійну грошову вигоду, не можуть бути скасовані, якщо особа-вигодонабувач вірила в існування адміністративного акта, і її довіра заслуговує на охорону, за умови, що немає переконливих суспільних інтересів, які виправдовують таке скасування. Це не стосується випадків отримання адміністративного акта протиправним шляхом [7, с. 6; 8].
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнає принцип легітимних очікувань складовою частиною принципу верховенства права (Rule of Law), який, своєю чергою, є важливим для забезпечення правової визначеності та захисту прав людини як основних елементів верховенства права. При цьому, обґрунтовуючи свою позицію, ЄСПЛ посилається на статтю 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (право мирно володіти своїм майном), виходячи з ширшого тлумачення поняття «майно».
Як зазначає О. А. Беляневич, у практиці ЄСПЛ під поняттям «майно» розуміють, зокрема, речові та майнові права, фактично існуючі володіння або права власності, вимоги, борги й претензії до певного майна; економічні, комерційні, підприємницькі та професійні інтереси; дозволи та ліцензії; пенсії та соціальні виплати (за певних умов); спадкові права й правонаступництво. Майно включає також власність юридичних осіб, асоціацій, компаній, акціонерів, права та інтереси акціонерів, а також інші права власників [9].
Також, залежно від обставин конкретної справи, ЄСПЛ перевіряє наявність або відсутність порушень статей 6, 13, 14 та інших положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Одне з перших рішень ЄСПЛ щодо захисту законних очікувань стосувалося справи Комісії Європейського Союзу проти Ради Європейського Союзу (1973): ухваливши рішення проти довільних змін Ради ЄС у встановленій практиці, які вплинули на зарплату працівників Комісії, суд тим самим захистив «впевненість персоналу» (п. 10 рішення) [10].
У справі Pine Valley Developments Ltd та інші проти Ірландії (1991) ЄСПЛ постановив, що скасування ірландським урядом дозволів на планування порушило законні очікування забудовників, які покладалися на ці дозволи та здійснили значні інвестиції в земельні ділянки (п. 51 рішення) [11].
У справі Jokela v. Finland (2002) ЄСПЛ зазначив, що право на мирне володіння своїм майном, передбачене першим реченням ст. 1 Протоколу № 1, включає в себе очікування розумної узгодженості між взаємопов’язаними, хоча й окремими рішеннями щодо одного й того самого майна (п. 61). Суд підкреслив, що заявники могли на законних підставах очікувати розумного та послідовного підходу від органів влади та судів щодо визначення ринкової вартості землі в різних провадженнях, а за відсутності такої послідовності – достатніх пояснень щодо різної оцінки майна. Оскільки не було ні узгодженості, ні відповідних пояснень, положення Протоколу було порушено (п. 65) [12].
У справі Kopecký v. Slovakia (2004) суд більшістю голосів вирішив, що жодний майновий інтерес заявника не постраждав, а отже, порушення ст. 1 Протоколу № 1 не відбулося. Проте в окремій думці судді Ресс, до якої приєдналися судді Штайнер та Боррего Боррего, зазначено, що своїм рішенням повернути майно, конфісковане в комуністичний період, держава створила правомірне очікування на те, що майно буде повернуто після скасування рішення про конфіскацію. Держава, яка вирішує забезпечити реституцію, може встановити умови такої реституції чи відшкодування у разі її неможливості. Якщо особа вже набула правомірного очікування щодо повернення свого майна, держава не є повністю вільною у визначенні цих умов і повинна дотримуватися основних вимог пропорційності (балансу між приватними та публічними інтересами), які притаманні ст. 1 Протоколу № 1 (п. 2 окремої думки судді Ресс) [13].
У справі Öneryildiz v. Turkey (2004) суд зазначив, що справжнє, ефективне здійснення права, передбаченого ст. 1 Протоколу № 1, залежить не тільки від обов’язку держави не втручатися, а й може вимагати від державних органів позитивних заходів захисту, особливо коли існує прямий зв’язок між заходами, яких заявник може законно очікувати від влади, та його ефективним користуванням своїм майном (п. 134) [14].
Таким чином, у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини підтвердив важливість правової визначеності в суспільстві та дотримання принципу легітимних очікувань у захисті прав осіб. Суд підкреслив, що державні органи повинні діяти послідовно, забезпечуючи можливість покладатися на їх офіційні заяви та рішення. Якщо такі рішення «пробуджують» у осіб законні очікування, державні органи вже не є повністю вільними у своїх діях.
У цьому контексті перейдемо до принципу легітимних очікувань заявників під час реєстрації торговельних марок, адже, як складова частина принципу верховенства права, проголошеного статтею 8 Конституції України, він стосується всіх галузей права.
Відповідно до статті 492 Цивільного кодексу України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.
Відповідно до частин 1 та 2 статті 494 ЦК України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом; умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.
Пунктом 3 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» (далі – «Закон») передбачено, що набуття права на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до НОІВ і продовжується НОІВ за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років за умови сплати збору в порядку, встановленому пунктом 2 статті 18 цього Закону (відповідно до пункту 1 статті 1 Закону, НОІВ – це Національний орган інтелектуальної власності).
Відповідно до абзацу першого пункту 2 статті 18 Закону, дія свідоцтва припиняється у разі несплати збору за продовження строку його дії. Клопотання про продовження дії свідоцтва та збір за кожне продовження строку дії свідоцтва мають надійти до НОІВ до кінця поточного періоду строку дії свідоцтва за умови сплати збору протягом останніх шести місяців його дії.
Таким чином, після спливу приблизно дев’яти з половиною років з дати подання заявки володілець/власник зареєстрованої торговельної марки має визначитися, чи хоче він продовжити строк її дії на наступний 10-річний період. Зазвичай, якщо торговельна марка продовжує активно використовуватися в діяльності, власник приймає рішення щодо продовження дії торговельної марки (тобто чинності свідоцтва на неї).
Проте часто виникають ситуації, коли в зображенні торговельних марок під час використання відбулися деякі незначні зміни, наприклад, змінився шрифт словесних елементів, змінилися кольори позначення, або були додані чи змінені окремі зображувальні елементи. Також могли відбутися певні зміни в переліку товарів чи послуг, щодо яких торговельна марка була зареєстрована. У разі розширення переліку цих товарів/послуг подання нової заявки на реєстрацію торговельної марки є можливістю актуалізувати зміни, що відбулись. Проте навіть у випадку скорочення переліку товарів/послуг власники найчастіше також приймають рішення про подання нової заявки. Це пов’язано з тим, що для внесення змін щодо скорочення переліку стосовно зареєстрованої торговельної марки потрібно, окрім сплати збору за продовження дії свідоцтва за кодом 42700 (від 12-ти тисяч гривень відповідно до Постанови КМУ від 23 грудня 2004 р. № 1716 (у редакції Постанови КМУ від 15 серпня 2023 р. № 859)), також сплатити додатковий збір за скорочення переліку за кодом 40906 (1600 гривень відповідно до редакції Постанови КМУ від 15 серпня 2023 р. № 859). В цьому, до речі, наше законодавство відрізняється від законодавства Європейського Союзу, адже скорочення переліку щодо заявленої чи зареєстрованої торговельної марки ЄС не потребує сплати збору.
У деяких випадках власники, переважно суб’єкти малого чи мікробізнесу, які зареєстрували торговельну марку щодо одного або двох класів МКТП, приймають рішення про подання нової заявки також через те, що збір за продовження дії свідоцтва за кодом 42700 (від 12 тисяч гривень у редакції Постанови КМУ від 15 серпня 2023 р. № 859) у декілька разів вищий, ніж збір за подання нової електронної заявки за кодом 40100 (від 3 тисяч гривень у редакції Постанови КМУ від 15 серпня 2023 р. № 859).
Автор одразу хоче зробити застереження: це дослідження не стосується випадків повторної реєстрації тотожного позначення власника торговельної марки в розумінні статті 22 Закону, адже позиція НОІВ у цих питаннях є більш-менш зрозумілою (хоча й залишає місце для дискусії щодо неідентичності переліку товарів та послуг, що може бути зумовлено майже щорічними змінами редакцій Міжнародної класифікації товарів і послуг).
Отже, у випадках, коли певні зміни торговельної марки все ж таки відбулися, і, вирішивши подавати заявку майже на те саме позначення (тобто на власне схоже позначення) до спливу строку дії попередньої реєстрації торговельної марки або в межах пільгового періоду для поновлення пропущеного строку, власник торговельної марки правомірно покладається на те, що в нього не виникне проблем під час нової реєстрації. Тим більше, що під час експертизи нової заявки не надійшло заперечень проти реєстрації з боку зацікавлених осіб, які, відповідно до пунктів 15 і 16 статті 10 Закону, могли б вплинути на висновок експерта. Тому отримання попереднього висновку експертизи щодо можливої відмови в реєстрації власного схожого позначення на так званих «абсолютних підставах» для відмови сприймається власником торговельної марки як мінімум із подивом.
На основі досвіду автора розглянемо більш детально підстави для відмови, які в таких випадках найчастіше наводить експертиза (абсолютні підстави для відмови).
Відповідно до Закону, не можуть одержати правову охорону позначення, які:
- звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання (абз. 2 п. 2 ст. 6 Закону);
- складаються лише з позначень, що складаються лише з позначень, що є загальновживаними у сучасній мові або у добросовісній та усталеній торговельній практиці щодо товарів і послуг (абз. 3 п. 2 ст. 6 Закону);
- складаються лише з позначень чи даних, що є описовими під час використання щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв’язку з ними, свідчать про вид, якість, склад, кількість, властивості, передбачене призначення, цінність товарів і послуг, географічне походження, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг, або на інші характеристики товарів чи послуг (абз. 4 п. 2 ст. 6 Закону);
- можуть ввести в оману щодо товарів чи послуг, зокрема щодо їх властивості, якості або географічного походження (абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону);
- можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу (абз. 6 п. 2 ст. 6 Закону).
При цьому, відповідно до абзацу 12 пункту 2 статті 6 Закону, позначення, зазначені в абзацах другому, третьому, четвертому можуть одержати правову охорону, якщо вони набули розрізняльної здатності в результаті їх використання до дати подання заявки.
Уважно ознайомившись із наведеними приписами, можна зрозуміти здивування або негативні емоції власника торговельної марки у разі отримання відмови під час нової реєстрації. Адже перевірка наведених підстав для відмови вже була предметом експертизи кілька років тому, в результаті чого уповноважений орган у сфері інтелектуальної власності прийняв позитивне рішення про реєстрацію. Якщо ж у минулому власник вже стикався з повідомленням про можливу відмову в реєстрації, то він цю відмову успішно подолав, було прийнято рішення про реєстрацію, власник отримав свідоцтво на торговельну марку, а в офіційному бюлетені «Промислова власність» була зроблена відповідна публікація. Усі матеріали щодо попередньої заявки на реєстрацію торговельної марки знаходяться в розпорядженні Національного органу і, відповідно до абзацу 2 пункту 15 статті 10 Закону, використовуються під час проведення кваліфікаційної експертизи.
Наслідки отримання конкретним заявником подібного, по суті повторного, попереднього висновку експертизи щодо можливої відмови в реєстрації очевидні: він змушений відволікати свої матеріальні, організаційні, часові та психологічні ресурси для підготовки обґрунтованої мотивованої відповіді та, заздалегідь не будучи впевненим у позитивному результаті, повторно доводити можливість реєстрації позначення, у яке за попередні роки діяльності він уже вклав багато зусиль, праці та значних фінансів.
Наостанок хотілося б підкреслити, що дотримання принципу легітимних очікувань у діяльності національного органу інтелектуальної власності, зокрема під час розгляду заявок на реєстрацію схожих позначень, які належать одному й тому самому власнику, є критично важливим для забезпечення правової визначеності, підвищення довіри до системи охорони інтелектуальної власності та стимулювання інновацій. Дотримання вказаного принципу дозволить заявникам мати чітке уявлення про процес реєстрації їх об’єктів інтелектуальної власності, зменшить ризик спорів і сприятиме справедливому захисту прав. Як наслідок, це позитивно вплине на економічний розвиток і інвестиційний клімат України в цілому.Начало формы
Перелік використаних джерел:
[1] Report on the rule of law – Adopted by the Venice Commission at its 86th plenary session (Venice, 25-26 March 2011) [Electronic source]. – Access mode: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2011)003rev-e
[2] Report on the Rule of Law Checklist – Adopted by the Venice Commission at its 106th plenary session (Venice, 11-12 March 2016) [Electronic source]. – Access mode: https://www.venice.coe.int/images/SITE%20IMAGES/Publications/Rule_of_Law_Check_List.pdf
[3] Barak– Erez, Daphne. The Doctrine of Legitimate Expectations and the Distinction between the Reliance and Expectation Interests. European Public Law, 2005 (4), pp. 583–601.
[4] All Answers ltd, ‘Understanding Doctrine of Legitimate Expectations’ [Electronic source]. – Access mode: https://www.lawteacher.net/free-law-essays/constitutional-law/understanding-doctrine-of-legitimate-expectations-constitutional-law-essay.php?vref=1.
[5] Falco, Marco P. What You Need to Know About Your «Legitimate Expectations» in a Fair Tribunal Procedure [Electronic source]. – Access mode: https://www.torkin.com/insights/publication/what-you-need-to-know-about-your-legitimate-expectations-in-a-fair-tribunal-procedure
[6] Patel, Foram R., Patel, Rishin. The Doctrine of Legitimate Expectation: from Development in England to Indian Scenario. ILI Law Review, 2021 (winter issue), pp. 138–156.
[7] Rennert, Klaus. Vertrauensschutz im deutschen. Verwaltungsrecht Vortrag anlässlich des Seminars zum Vertrauensschutz der Association of Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union (ACA– Europe) am 21. April 2016 in Vilnius, Litauen [Electronic source]. – Access mode: https://www.bverwg.de/medien/pdf/rede_20160421_vilnius_rennert.pdf
[8] Verwaltungsverfahrensgesetz (Закон ФРН про адміністративну процедуру)
[9] [Electronic source]. – Access mode: https://www.gesetze-im-internet.de/vwvfg/
[10] Беляневич О. А. Поняття легітимних очікувань та проблеми його застосування судами України // Приватне право і підприємництво. – 2016. – Вип. 16. – С. 41–45.
[11] Judgment of the Court of 5 June 1973. Commission of the European Communities v Council of the European Communities (Case no. 81–72) [Electronic source]. – Access mode: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61972CJ0081
[12] Сase of Pine Valley Developments Ltd and others v. Ireland (Application no. 12742/87) [Electronic source]. – Access mode: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57711
[13] Сase of Jokela v. Finland (Application no. 28856/95) [Electronic source]. – Access mode: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60466
[14] Сase of Kopecký v. Slovakia (Application no. 44912/98) [Electronic source]. – Access mode: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-66758
[15] Сase of Öneryildiz v. Turkey (Application no. 48939/99) [Electronic source]. – Access mode: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-67614