» Услуги » Регистрация торговых марок » Регистрация торговых марок за рубежом

Регистрация торговых марок за рубежом

Правовая охрана торговой марки предоставляется только в той стране, на территории которой данная торговая марка зарегистрирована. Поэтому если вы планируете заниматься внешнеэкономической деятельностью – производить или поставлять товары (услуги) под своей торговой маркой на территорию других стран и/или планируете заключать дилерские/дистрибьюторские договоры на продажу вашего товара в других странах, вам необходимо зарегистрировать свою торговую марку за рубежом, в интересующих вас государствах (регионах ).

Существует три способа регистрации торговой марки (товарного знака) за рубежом:

  • регистрация торговой марки по национальной процедуре в одной или в нескольких странах-участницах Парижской конвенции об охране промышленной собственности;
  • регистрация торговой марки по международной процедуре в одной или нескольких странах-участницах Мадридской системы – Мадридского соглашения о международной регистрации знаков и Протокола к данному соглашению;
  • регистрация на территории региона, в частности регистрация торговой марки одновременно во всех странах Европейского Союза (Community Trademark – единая торговая марка Сообщества).
  • Каждый из указанных способов имеет свои преимущества и, для некоторых ситуаций, — свои недостатки, поэтому для того, чтобы определиться в выборе способа необходимо проанализировать ряд обстоятельств, например, наличие поданной заявки или законченной регистрации торговой марки в Украине, планируемые масштабы внешнеэкономической деятельности, наличие тождественных или сходных обозначений в интересующих странах/регионах и др.

    Заявка подается в каждую интересующую заявителя страну, как правило, с участием местного патентного поверенного, и с уплатой предусмотренных в этой стране пошлин. В случае успешной регистрации, заявитель получает свидетельство (сертификат) данного государства о регистрации торговой марки, которое, в соответствии с территориальным принципом, подтверждает правовую охрану торговой марки именно в этой стране.
    Срок действия свидетельства (сертификата) на торговую марку регулируется законодательством страны регистрации, и составляют, в основном, 10 лет с возможностью дальнейшего продления.
    Регистрация торговой марки в США осуществляется Ведомством по патентам и товарным знакам США (USPTO); включает в себя формальную экспертизу и экспертизу по существу. В случае успешного прохождения экспертизы заявка на регистрацию знака публикуется в официальном бюллетене Ведомства, после чего третьи лица, считающие, что регистрацией данной торговой марки будут нарушены их права, могут подавать возражения. Кроме этого, обязательным условием для регистрации торговой марки в США является подтверждение ее использования в отношении заявленных товаров и услуг. По итогам регистрации выдается свидетельство на товарный знак (знак обслуживания). Процедура регистрации может длиться от 9 до 24 месяцев (в зависимости от наличия запросов экспертизы и от времени ответа на них, а также от того, на каком этапе будут предоставлены доказательства использования торговой марки). Между 5 и 6 годом после регистрации торговой марки необходимо подать декларацию (афидавит) об её использовании в США. Исключительное право на зарегистрированную торговую марку действует 10 лет с возможностью продления на такой же срок неограниченное количество раз. Стоимость регистрации торговой марки в США (через специалистов патентно-правовой фирмы «Лекс Интелз») на имя одного заявителя по одному классу МКТУ — от 625 долларов США, включая официальные пошлины (при условии подачи доказательств использования торговой марки одновременно с подачей заявки).
    Регистрация торговой марки в Китае осуществляется Национальной администрацией Китая по интеллектуальной собственности (CNIPA); включает в себя формальную экспертизу и экспертизу по существу. В случае успешного прохождения экспертизы заявка на регистрацию знака публикуется в официальном бюллетене Администрации, после чего третьи лица, считающие, что регистрация опубликованного знака нарушит их права, могут подавать возражения. По итогам регистрации выдается свидетельство на товарный знак. Срок регистрации в среднем составляет 12-13 месяцев. Исключительное право на зарегистрированную торговую марку действует 10 лет с возможностью продления на такой же срок неограниченное количество раз. Стоимость регистрации торговой марки в Китае на имя одного заявителя по одному классу МКТУ (не более десяти товарных позиций) через специалистов патентно-правовой фирмы «Лекс Интелз» — от 550 долларов США, включая официальные пошлины.
    Регистрация товарного знака в Российской Федерации осуществляется Федеральным институтом промышленной собственности (ФИПС); включает в себя формальную экспертизы и экспертизу по существу. По итогам регистрации выдается свидетельство на товарный знак (знак обслуживания). Срок регистрации в среднем составляет 15-18 месяцев. Исключительное право на зарегистрированный товарный знак действует 10 лет с возможностью продления на такой же срок неограниченное количество раз. Стоимость регистрации товарного знака в РФ на имя одного заявителя по одному классу МКТУ через специалистов патентно-правовой фирмы «Лекс Интелз» – от 600 долларов США, включая патентные пошлины.
    Преимущества национальной процедуры регистрации:

    • относительно невысокая сумма расходов в случае регистрации торговой марки только в одной-двух странах;
    • отсутствие необходимости предварительно подавать заявку на торговую марку в Украине (что является обязательным при подаче заявки по международной процедуре по Мадридской системе).
    • Недостатки национальной процедуры регистрации:

    • высокая стоимость в случае регистрации более чем в двух странах (за счет необходимости уплачивать патентные пошлины и услуги поверенных в каждой отдельно взятой стране);
    • отсутствие какого-либо механизма территориального расширения – при необходимости регистрации этой же торговой марки в других странах, всю процедуру регистрации в новых странах нужно повторять заново.

    По процедуре Мадридской системы подается одна международная заявка через патентное ведомство Украины, которая затем поступает в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (г.Женева). Международное бюро осуществляет регистрацию поступившей заявки и рассылает ее копии в патентные ведомства указанных заявителем стран. Обязательным условием данной процедуры является регистрация торговой марки (так наз. базовая регистрация) или подача заявки на регистрацию торговой марки (так наз. базовая заявка) в Украине (которая в данном случае является страной происхождения торговой марки). Международная регистрация торговой марки действует 10 лет, с возможностью неограниченного числа продления регистрации еще на 10 лет.
    Преимущества международной процедуры регистрации:

      Если владелец торговой марки хочет получить охрану в трех или более государствах, то Мадридская система имеет несомненные преимущества по сравнению с национальными регистрациями:

    • подается одна заявка на английском или французском языке, при этом в заявке можно указать более 100 стран и региональных объединений, являющихся участниками Мадридской системы;
    • для подачи заявки не нужно привлекать патентных поверенных в интересующих заявителя странах;
    • охрана торговой марки, предоставляемая по Мадридской системе, идентична охране, предоставляемой по процедуре национальной регистрации;
    • пошлина уплачиваются один раз при подаче заявки; базовая пошлина составляет 653 швейцарских франка — для торговой марки, заявляемой в черно-белом изображении, или 903 швейцарских франка — для торговой марки, заявляемой в цвете, + по 100 швейцарских франка за указание каждой страны, в которой заявитель хочет получить охрану (если указываемая страна не установила индивидуальные, более высокие, пошлины) + по 100 швейцарских франка за каждый класс свыше трех;
    • в последующем международную регистрацию можно территориально расширять, подавая соответствующие заявления с указанием других стран (не указанных в первичной международной заявке).

    Недостатки международной процедуры регистрации:

    • зависимость от национальной регистрации в течение 5-ти лет – международная регистрация отменяется, если была прекращена базовая регистрация или базовая заявка в Украине; например, в регистрации торговой марки было отказано или регистрация торговой марки в течение 5-ти лет была признана недействительной;
    • список государств-участников Мадридской системы не охватывает все страны мира. Так, участником Мадридской системы не являются Объединенные Арабские Эмираты, страны Латинской Америки (кроме Колумбии).

    По этой процедуре заявитель может получить охрану торговой марки во всех государствах, являющихся членами Европейского Союза, и во всех новых государствах-членах, которые присоединятся к ЕС в будущем. Заявка на регистрацию европейской торговой марки подается в Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности (EUIPO) в г. Аликанте (Испания) на одном из официальных языков Евросоюза через аттестованного в ведомстве представителя. Заявителем может быть лицо, проживающее/находящееся на территории Европейского Союза или на территории любой из стран-участниц Парижской конвенции. В отличие от Мадридской системы, регистрация торговой марки в стране происхождения не является обязательным условием для подачи заявки. Срок регистрации составляет примерно 6-8 месяцев с даты подачи заявки. Срок действия предоставленной охраны – 10 лет с возможностью продления на такой же срок неограниченное количество раз.
    Преимущества торговой марки Европейского Союза
    В случае, если владелец торговой марки ведет или планирует вести свою деятельность на территории нескольких стран Европейского Союза, то данная процедура имеет для него несомненные достоинства:

    • подача единой заявки на одном из официальных европейских языков позволяет получить охрану сразу во всех странах Евросоюза;
    • для подачи заявки не требуется предварительная национальная заявка или регистрация;
    • уплачивается одна пошлина за подачу заявки, которая составляет 850 евро за один класс МКТУ, + 50 евро за второй класс МКТУ, + по 150 евро за каждый последующий класс МКТУ; гонорар специалистов нашей компании и европейского поверенного – от 600 евро.
    • сжатые сроки регистрации (6-8 месяцев);
    • предоставленная правовая охрана автоматически распространяется на всех новых членов ЕС без необходимости для заявителя осуществлять дополнительные формальности.
    • Риски /недостатки торговой марки Европейского Союза:
      — автоматический отказ в регистрации во всех странах Евросоюза, в случае, если хотя бы в одной из стран Евросоюза было отказано в регистрации торговой марки. Однако, заявителю дается возможность преобразовать заявку по процедуре национальной регистрации в тех странах Евросоюза, где против регистрации его торговой марки не было возражений.

    Специалисты патентно-правовой фирмы «Лекс Интелз» осуществят все необходимые действия по регистрации вашей торговой марки за рубежом:

    • исходя из пожеланий и возможностей клиента, предоставят рекомендации относительно способов охраны торговой марки, сделают расчет пошлин и других затрат;
    • по желанию клиента проведут предварительный поиск на сходство и тождество в интересующих клиента странах;
    • самостоятельно или с участием иностранных партнеров подадут материалы заявки на регистрацию торговой марки в соответствующее патентное ведомство;
    • обеспечат юридическое сопровождение заявки в процессе ее регистрации, получат и предоставят документы, подтверждающие охрану торговой марки в других странах;

    Наши специалисты оказывают также все иные услуги по регистрации торговой марки за границей, — самостоятельно или с участием партнеров – иностранных патентных поверенных:

    • подготовка и подача письменных доводов в пользу регистрации знака в случае предварительного отказа в регистрации или в случае получения возражений против регистрации со стороны третьих лиц;
    • внесение изменений в сведения о регистрации, в том числе, в случае передачи прав на торговую марку другому лицу;
    • оформление и подача заявления о территориальном расширении международной регистрации;
    • продление действия национальной, региональной или международной регистрации торговой марки;
    • преобразование международной регистрации в национальные заявки.