» Послуги » Реєстрація торговельних марок » Реєстрація торговельних марок за кордоном

Реєстрація торговельних марок за кордоном

Правова охорона торговельної марки надається тільки в тій країні, на території якої ця торговельна марка зареєстрована. Тому якщо ви плануєте займатися зовнішньоекономічною діяльністю — виробляти або постачати товари (послуги) під своєю торговельною маркою та території інших країн та/або плануєте укладати дилерські / дистриб’юторські договори про продаж вашого товару в інших країнах, вам необхідно зареєструвати свою торгову марку за кордоном, в країнах (регіонах) в яких ви зацікавлені.

Існує три способи реєстрації торговельної марки (товарного знаку) за кордоном:

  • реєстрація торговельної марки за національною процедурою в одній або декількох країнах-учасницях Паризької конвенції про охорону промислової власності;
  • реєстрація торговельної марки за міжнародною процедурою в одній або декількох країнах-учасницях Мадридської системи — Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та Протоколу до цієї угоди;
  • реєстрація на території регіону, зокрема реєстрація торговельної марки одночасно в усіх країнах Європейського Союзу (Community Trademark — єдина торговельна марка Спільноти).

 

Кожен зі вказаних способів має свої переваги та, для деяких ситуацій, – свої недоліки, тому для того, щоб визначитись із вибором способу необхідно проаналізувати ряд обставин, наприклад, наявність поданої заявки або закінченої реєстрації торговельної марки в Україні, масштаби зовнішньоекономічної діяльності що планується, наявність тотожних або схожих позначень в країнах/регіонах, що вас цікавлять, ін.

 

Заявка подається до кожної країни, в якій зацікавлений заявник, як правило, за участю місцевого патентного повіреного, та зі сплатою передбаченого у цій країні мита. У разі успішної реєстрації, заявник отримує свідоцтво (сертифікат) цієї країни про реєстрацію торговельної марки, яке відповідно до територіального принципу, підтверджує правову охорону торговельної марки саме в цій країні.
Строк дії свідоцтва (сертифіката) та торговельну марку регулюється законодавством країни реєстрації, і складають, переважно, 10 років з можливістю подальшого продовження.
Реєстрація торговельної марки в США здійснюється Відомством США з патентів та товарних знаків (USPTO); включає в себе формальну експертизу та експертизу по суті. У разі успішного проходження експертизи, заявка на реєстрацію знаку публікується в офіційному бюлетені Відомства, після чого треті особи, які вважають, що реєстрацією цієї торгової марки будуть порушені їх права, можуть подавати заперечення. Крім того, обов’язковою умовою для реєстрації торговельної марки в США є підтвердження її використання по відношенню до заявлених товарів та послуг. За підсумками реєстрації видається свідоцтво на товарний знак (знак обслуговування). Процедура реєстрації може тривати від 9 до 24 місяців (в залежності від наявності запитів експертизи та від часу відповіді на них, а також від того, на якому етапі будуть надані докази використання торговельної марки). Між 5 та 6 роком після реєстрації торговельної марки необхідно подати декларацію (афидевіт) про її використання в США. Виключне право на зареєстровану торговельну марку діє 10 років з можливістю продовження на такий самий строк необмежену кількість разів. Вартість реєстрації торговельної марки в США (за допомогою фахівців Патентно-правової фірми «Лекс Інтелз») на ім’я одного заявника по одному класу МКТП – від 625 доларів США, включаючи мито (за умови подання доказів використання торговельної марки одночасно з поданням заявки).
Реєстрація торговельної марки в Китаї здійснюється Національним управлінням Китаю з інтелектуальної власності (CNIPA); включає до себе формальну експертизу та експертизу по суті. У разі успішного проходження експертизи заявка на реєстрацію знаку публікується в офіційному бюлетені Управління, після чого треті особи, які вважають, що реєстрацією цієї торгової марки будуть порушені їх права, можуть подавати заперечення. За підсумками реєстрації видається свідоцтво на товарний знак. Строк реєстрації у середньому складає 12-13 місяців. Виключне право на зареєстровану торговельну марку діє 10 років з можливістю продовження на такий самий строк необмежену кількість разів. Вартість реєстрації торговельної марки в Китаї на ім’я одного заявника по одному класу МКТП (не більш 10 товарних позицій) за допомогою фахівців Патентно-правової фірми «Лекс Інтелз» – від 550 доларів США, включаючи офіційні мита.
Реєстрація товарного знаку в Російській Федерації здійснюється Федеральним інститутом промислової власності (ФІПВ); включає до себе формальну експертизу та експертизу по суті. За підсумками реєстрації видається свідоцтво на товарний знак (знак обслуговування). Строк реєстрації в середньому складає 15-18 місяців. Виключне право на зареєстрований товарний знак діє 10 років з можливістю продовження на такий самий строк необмежену кількість разів. Вартість реєстрації товарного знаку в РФ на ім’я одного заявника по одному класу МКТП за допомогою спеціалістів Патентно-правової фірми «Лекс Інтелз» – від 600 доларів США, включаючи патентні мита.
Переваги національної процедури реєстрації:

  • відносно невелика сума витрат у разі реєстрації торговельної марки тільки в одній-двох країнах;
  • відсутність необхідності попередньо подавати заявку на торговельну марку в Україні (що є обов’язковим при подачі заявки за міжнародною процедурою по Мадридській системі);

 

Недоліки національної процедури реєстрації:

  • висока вартість у разі реєстрації більше ніж у двох країнах (за рахунок необхідності сплачувати патентні мита та послуги повірених у кожній окремо взятій країні);
  • відсутність якого-небудь механізму територіального розширення – за необхідності реєстрації цієї ж торговельної марки в інших країнах, усю процедуру реєстрації в нових країнах потрібно повторювати заново.

За процедурою Мадридської системи подається одна міжнародна заявка через патентне відомство України, яка потім надходить до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (м. Женева). Міжнародно бюро здійснює реєстрацію заявки, що надійшла, та розсилає її копії до патентних відомств вказаних заявником країн. Обов’язковою умовою цієї процедури є реєстрація торговельної марки (так звана базова реєстрація) або подання заявки на реєстрацію торговельної марки (так звана базова заявка) в Україні (яка в цьому випадку є країною походження торговельної марки). Міжнародна реєстрація торговельної марки діє 10 років, з можливістю необмеженою кількості продовження реєстрації ще на 10 років.
Переваги міжнародної процедури реєстрації:
Якщо власник торговельної марки бажає отримати охорону у трьох або більше країнах, то Мадридська система має безсумнівні переваги порівняно з національними реєстраціями:

  • подається одна заявка англійською або французькою мовою, при цьому в заявці можна вказати більше 100 країн та регіональних об’єднань, які є учасниками Мадридської системи;
  • для подання заявки не потрібно залучати патентних повірених в країнах, які цікавлять заявника;
  • охорона торговельної марки, яка надається Мадридської системою, є ідентичною охороні, яка надається за процедурою національною реєстрацією;
  • мито сплачується один раз при поданні заявки; базове мито складає 653 швейцарських франка – для торговельної марки, що заявляється в чорно-білому зображенні, або 903 швейцарських франка – для торговельної марки, що заявляється у кольорі, + 100 швейцарських франка за вказівку кожної країни, в якій заявник бажає отримати охорону (якщо країна, яка вказується не встановила індивідуальні, вищі, мита) + 100 швейцарських франка за кожний клас вище трьох;
  • у подальшому міжнародну реєстрацію можна територіально розширяти, подаючи відповідні заяви зі вказанням інших країн (не вказаних у первинній міжнародній заявці).

 

Недоліки міжнародної процедури реєстрації:

  • залежність від національної реєстрації протягом 5-ти років – міжнародна реєстрація відміняється, якщо припинена базова реєстрація або базова заявка в Україні; наприклад, в реєстрації торговельної марки було відмовлено або реєстрація торговельної марки протягом 5-ти років була визнана недійсною;
  • список країн-учасниць Мадридської системи не охоплює всі країни світу. Так, учасниками Мадридської системи не є Об’єднанні Арабські Емірати, країни Латинської Америки (окрім Колумбії).

За допомогою цієї процедури заявник може отримати охорону торговельної марки в усіх країнах, що є членами Європейського Союзу, та в усіх країнах-членах, які приєднаються до ЄС у майбутньому. Заявка на реєстрацію європейської торговельної марки подається до Відомства Європейського Союзу з інтелектуальної власності (EUIPO) в м. Аліканте (Іспанія) однією з офіційних мов Євросоюзу за допомогою атестованого у відомстві представника. Заявником може бути особа, яке проживає/знаходиться на території Європейського Союзу або на території будь-якої з країн-учасниць Паризької конвенції. На відміну від Мадридської системи, реєстрація торговельної марки в країні походження не є обов’язковою умовою для подання заявки. Строк реєстрації складає приблизно 6-8 місяців з дати подання заявки. Строк дії наданої охорони – 10 років з можливістю продовження на такий самий строк необмежену кількість разів.
Переваги торговельної марки Європейського Союзу:
У разі, якщо власник торговельної марки веде або планує вести свою діяльність на території кількох країн Європейського Союзу, тоді ця процедура має для нього безсумнівні переваги:

  • подання єдиної заявки однією з офіційних європейських мов дозволяє отримати охорону одразу в усіх країнах Євросоюзу;
  • для подання заявки не потрібні попередня національна заявка або реєстрація;
  • сплачується один збір за подання заявки, що складає 850 євро за один клас МКТП, + 50 євро за другий клас МКТП, + 150 євро за кожний наступний клас МКТП; гонорар спеціалістів нашої компанії та європейського повіреного – від 600 євро;
  • стислі строки реєстрації (6-8 місяців);
  • правова охорона, що надається, автоматично поширюється на всіх нових членів ЄС без необхідності для заявника здійснювати додаткові формальності.

Риски/недоліки торговельної марки Європейського Союзу:

  • автоматична відмова в реєстрації в усіх країнах Євросоюзу, у разі, якщо хоча б в одній з країн було відмовлено в реєстрації торговельної марки. Однак, заявнику надається можливість перетворити заявку за процедурою національної реєстрації в тих країнах Євросоюзу, де проти реєстрації його торговельної марки не було заперечень.

Спеціалісти патентно-правової фірми «Лекс Інтелз» здійснюють всі необхідні дії щодо реєстрації вашої торговельної марки за кордоном:

  • виходячи з побажань та можливостей клієнта, нададуть рекомендації стосовно способів охорони торговельної марки, зроблять розрахунок зборів та мита та інших витрат;
  • за бажанням клієнта проведуть попередній пошук на схожість і тотожність в країнах, які цікавлять клієнта;
  • самостійно або за участю іноземних партнерів подадуть матеріали заявки на реєстрацію торговельної марки до відповідного патентного відомства;
  • забезпечать юридичний супровід заявки в процесі її реєстрації, отримають та нададуть документи, що підтверджують охорону торговельної марки в інших країнах;

 

Наші спеціалісти надають усі інші послуги щодо реєстрації торговельної марки за кордоном, – самостійно або за участю партнерів – іноземних патентних повірених:

  • підготовка та подання письмових доводів на користь реєстрації знаку у разі попередньої відмови в реєстрації або у разі отримання заперечень проти реєстрації з боку третіх осіб;
  • внесення змін до відомостей про реєстрацію, в тому числі, у разі передання прав на торговельну марку іншій особі;
  • оформлення та подання заяви про територіальне розширення міжнародної реєстрації;
  • продовження дії національної, регіональної або міжнародної реєстрації торговельної марки;
  • перетворення міжнародної реєстрації в національні заявки.

 

Специалисты патентно-правовой фирмы «Лекс Интелз» осуществят все необходимые действия по регистрации вашей торговой марки за рубежом:

  • исходя из пожеланий и возможностей клиента, предоставят рекомендации относительно способов охраны торговой марки, сделают расчет пошлин и других затрат;
  • по желанию клиента проведут предварительный поиск на сходство и тождество в интересующих клиента странах;
  • самостоятельно или с участием иностранных партнеров подадут материалы заявки на регистрацию торговой марки в соответствующее патентное ведомство;
  • обеспечат юридическое сопровождение заявки в процессе ее регистрации, получат и предоставят документы, подтверждающие охрану торговой марки в других странах;

Наши специалисты оказывают также все иные услуги по регистрации торговой марки за границей, – самостоятельно или с участием партнеров – иностранных патентных поверенных:

  • подготовка и подача письменных доводов в пользу регистрации знака в случае предварительного отказа в регистрации или в случае получения возражений против регистрации со стороны третьих лиц;
  • внесение изменений в сведения о регистрации, в том числе, в случае передачи прав на торговую марку другому лицу;
  • оформление и подача заявления о территориальном расширении международной регистрации;
  • продление действия национальной, региональной или международной регистрации торговой марки;
  • преобразование международной регистрации в национальные заявки.