Правова охорона торговельної марки надається тільки в тій країні, на території якої ця торговельна марка зареєстрована. Тому якщо ви плануєте займатися зовнішньоекономічною діяльністю — виробляти або постачати товари (послуги) під своєю торговельною маркою та території інших країн та/або плануєте укладати дилерські / дистриб’юторські договори про продаж вашого товару в інших країнах, вам необхідно зареєструвати свою торгову марку за кордоном, в країнах (регіонах) в яких ви зацікавлені.
Існує три способи реєстрації торговельної марки (товарного знаку) за кордоном:
- реєстрація торговельної марки за національною процедурою в одній або декількох країнах-учасницях Паризької конвенції про охорону промислової власності;
- реєстрація торговельної марки за міжнародною процедурою в одній або декількох країнах-учасницях Мадридської системи — Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та Протоколу до цієї угоди;
- реєстрація на території регіону, зокрема реєстрація торговельної марки одночасно в усіх країнах Європейського Союзу (Community Trademark — єдина торговельна марка Спільноти).
Кожен зі вказаних способів має свої переваги та, для деяких ситуацій, – свої недоліки, тому для того, щоб визначитись із вибором способу необхідно проаналізувати ряд обставин, наприклад, наявність поданої заявки або закінченої реєстрації торговельної марки в Україні, масштаби зовнішньоекономічної діяльності що планується, наявність тотожних або схожих позначень в країнах/регіонах, що вас цікавлять, ін.
Строк дії свідоцтва (сертифіката) та торговельну марку регулюється законодавством країни реєстрації, і складають, переважно, 10 років з можливістю подальшого продовження.
- відносно невелика сума витрат у разі реєстрації торговельної марки тільки в одній-двох країнах;
- відсутність необхідності попередньо подавати заявку на торговельну марку в Україні (що є обов’язковим при подачі заявки за міжнародною процедурою по Мадридській системі);
Недоліки національної процедури реєстрації:
- висока вартість у разі реєстрації більше ніж у двох країнах (за рахунок необхідності сплачувати патентні мита та послуги повірених у кожній окремо взятій країні);
- відсутність якого-небудь механізму територіального розширення – за необхідності реєстрації цієї ж торговельної марки в інших країнах, усю процедуру реєстрації в нових країнах потрібно повторювати заново.
Якщо власник торговельної марки бажає отримати охорону у трьох або більше країнах, то Мадридська система має безсумнівні переваги порівняно з національними реєстраціями:
- подається одна заявка англійською або французькою мовою, при цьому в заявці можна вказати більше 100 країн та регіональних об’єднань, які є учасниками Мадридської системи;
- для подання заявки не потрібно залучати патентних повірених в країнах, які цікавлять заявника;
- охорона торговельної марки, яка надається Мадридської системою, є ідентичною охороні, яка надається за процедурою національною реєстрацією;
- мито сплачується один раз при поданні заявки; базове мито складає 653 швейцарських франка – для торговельної марки, що заявляється в чорно-білому зображенні, або 903 швейцарських франка – для торговельної марки, що заявляється у кольорі, + 100 швейцарських франка за вказівку кожної країни, в якій заявник бажає отримати охорону (якщо країна, яка вказується не встановила індивідуальні, вищі, мита) + 100 швейцарських франка за кожний клас вище трьох;
- у подальшому міжнародну реєстрацію можна територіально розширяти, подаючи відповідні заяви зі вказанням інших країн (не вказаних у первинній міжнародній заявці).
Недоліки міжнародної процедури реєстрації:
- залежність від національної реєстрації протягом 5-ти років – міжнародна реєстрація відміняється, якщо припинена базова реєстрація або базова заявка в Україні; наприклад, в реєстрації торговельної марки було відмовлено або реєстрація торговельної марки протягом 5-ти років була визнана недійсною;
- список країн-учасниць Мадридської системи не охоплює всі країни світу. Так, учасниками Мадридської системи не є Об’єднанні Арабські Емірати, країни Латинської Америки (окрім Колумбії).
У разі, якщо власник торговельної марки веде або планує вести свою діяльність на території кількох країн Європейського Союзу, тоді ця процедура має для нього безсумнівні переваги:
- подання єдиної заявки однією з офіційних європейських мов дозволяє отримати охорону одразу в усіх країнах Євросоюзу;
- для подання заявки не потрібні попередня національна заявка або реєстрація;
- сплачується один збір за подання заявки, що складає 850 євро за один клас МКТП, + 50 євро за другий клас МКТП, + 150 євро за кожний наступний клас МКТП; гонорар спеціалістів нашої компанії та європейського повіреного – від 600 євро;
- стислі строки реєстрації (6-8 місяців);
- правова охорона, що надається, автоматично поширюється на всіх нових членів ЄС без необхідності для заявника здійснювати додаткові формальності.
Риски/недоліки торговельної марки Європейського Союзу:
- автоматична відмова в реєстрації в усіх країнах Євросоюзу, у разі, якщо хоча б в одній з країн було відмовлено в реєстрації торговельної марки. Однак, заявнику надається можливість перетворити заявку за процедурою національної реєстрації в тих країнах Євросоюзу, де проти реєстрації його торговельної марки не було заперечень.
Спеціалісти патентно-правової фірми «Лекс Інтелз» здійснюють всі необхідні дії щодо реєстрації вашої торговельної марки за кордоном:
- виходячи з побажань та можливостей клієнта, нададуть рекомендації стосовно способів охорони торговельної марки, зроблять розрахунок зборів та мита та інших витрат;
- за бажанням клієнта проведуть попередній пошук на схожість і тотожність в країнах, які цікавлять клієнта;
- самостійно або за участю іноземних партнерів подадуть матеріали заявки на реєстрацію торговельної марки до відповідного патентного відомства;
- забезпечать юридичний супровід заявки в процесі її реєстрації, отримають та нададуть документи, що підтверджують охорону торговельної марки в інших країнах;
Наші спеціалісти надають усі інші послуги щодо реєстрації торговельної марки за кордоном, – самостійно або за участю партнерів – іноземних патентних повірених:
- підготовка та подання письмових доводів на користь реєстрації знаку у разі попередньої відмови в реєстрації або у разі отримання заперечень проти реєстрації з боку третіх осіб;
- внесення змін до відомостей про реєстрацію, в тому числі, у разі передання прав на торговельну марку іншій особі;
- оформлення та подання заяви про територіальне розширення міжнародної реєстрації;
- продовження дії національної, регіональної або міжнародної реєстрації торговельної марки;
- перетворення міжнародної реєстрації в національні заявки.
Специалисты патентно-правовой фирмы «Лекс Интелз» осуществят все необходимые действия по регистрации вашей торговой марки за рубежом:
- исходя из пожеланий и возможностей клиента, предоставят рекомендации относительно способов охраны торговой марки, сделают расчет пошлин и других затрат;
- по желанию клиента проведут предварительный поиск на сходство и тождество в интересующих клиента странах;
- самостоятельно или с участием иностранных партнеров подадут материалы заявки на регистрацию торговой марки в соответствующее патентное ведомство;
- обеспечат юридическое сопровождение заявки в процессе ее регистрации, получат и предоставят документы, подтверждающие охрану торговой марки в других странах;
Наши специалисты оказывают также все иные услуги по регистрации торговой марки за границей, – самостоятельно или с участием партнеров – иностранных патентных поверенных:
- подготовка и подача письменных доводов в пользу регистрации знака в случае предварительного отказа в регистрации или в случае получения возражений против регистрации со стороны третьих лиц;
- внесение изменений в сведения о регистрации, в том числе, в случае передачи прав на торговую марку другому лицу;
- оформление и подача заявления о территориальном расширении международной регистрации;
- продление действия национальной, региональной или международной регистрации торговой марки;
- преобразование международной регистрации в национальные заявки.